案情简介

一、与涉案纠纷相关的注册商标

2001年4月7日，上海GZ公司核准注册了第XXXXXXX号商标，核定使用商品为第30类糖果、蜂蜜、麦片等，注册有效期续展至2021年4月6日止。

1996年11月14日，GSY(集团)总公司核准注册了第899060号商标，核定使用商品为第30类糖果，注册有效期续展至2026年11月13日止。2012年5月27日，该商标转让给GSY公司所有。

二、与涉案纠纷相关的诉讼情况

2014年7月16日，GSY公司以杭州华联商超贸易永康曹园连锁店销售、上海GZ公司生产销售的话梅糖包装使用了与第899060号注册商标近似的商标，侵害商标权为由，向浙江省永康市人民法院提起诉讼【(2014)金永知初字第53号案件，以下简称53号案件】，要求停止侵权、赔偿经济损失7万元、合理开支5,000元。该院经审理认为上海GZ公司使用“话”字+话梅图形，与“奶油”“梅”“糖”字为一整体，系对商品名称的描述，并非商标意义上的使用。该商品明确标示了上海GZ公司的自有商标及生产商名称，具有显著的识别作用，故上海GZ公司生产、销售涉案商品的行为不构成侵权，于2015年1月8日驳回GSY公司的全部诉讼请求。GSY公司不服一审判决，向浙江省金华市中级人民法院提起上诉【(2015)浙金民终字第70号案件，以下简称70号案件，该院经审理认为，上海GZ公司生产销售的被诉侵权产品的包装装潢显著位置突出标明话梅图案，该标识明显大于上海GZ公司的商标及其他标注，该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆，故该话梅图案并不是对商品名称的描述，属于法律意义上的商标使用。被诉侵权产品包装装潢上使用的商标与GSY公司的注册商标各要素组合后的整体结构相似，易使相关公众对产品的来源产生误认或者认为被诉侵权产品与GSY公司产品有特定的联系，故上海GZ公司未经GSY公司同意，擅自在相同商品的包装上使用与GSY公司注册商标近似的图案，侵犯了GSY公司涉案注册商标专用权，于2015年5月20日撤销一审判决，改判上海GZ公司停止侵权，赔偿GSY公司经济损失、合理开支合计6万元。上海GZ公司不服二审判决，向浙江省高级人民法院申请再审【(2016)浙民再113号案件，以下简称113号案件】，该院于2016年4月20日裁定提审，经审理认为，首先，GSY公司注册商标的构成要素为普通有含义的单词及常见图形，本身固有的显著性不强，无证据证明注册商标知名度，GSY公司同时在产品包装上标注了天山、大白兔等注册商标，一定程度上弱化了注册商标区别商品来源的作用；其次，被诉侵权标识的字体、图形与GSY公司注册商标存在差异，上海GZ公司未单独就“话”字予以突出使用，该标注的方式给消费者以“话梅”的整体呈现，消费者对被诉标识会解读为话梅糖商品，而不会以此区分商品提供者，上海GZ公司亦清晰标注了自有商标和企业名称，给出了明确的商品提供者信息，对商品来源作了进一步的区分；第三，话梅或话梅糖均属于指向一类商品，反映与另一类商品之间根本区别的商品通用名称，许多企业均在生产销售话梅及话梅糖产品，话梅或话梅糖的标注不具有区分和识别商品来源的作用。上海GZ公司在标注商品名称时使用“话”字，不属于商标意义上的使用，不构成商标侵权，于2016年12月13日撤销浙江省金华市中级人民法院前述二审判决，维持浙江省永康市江东区人民法院一审判决。上海GZ公司在上述案件中均委托律师作为诉讼代理人参与诉讼。

2015年1月23日，GSY公司以东阳市白云沈剑副食店销售的话梅糖包装使用了与第899060号注册商标近似的商标，侵害商标权为由，向浙江省东阳市人民法院提起诉讼，要求停止侵权、赔偿经济损失3万元、合理开支5,000元。该院经审理持70号案件的观点，并认为东阳市白云沈剑副食店销售产品无合法来源，于2015年11月16日判决其停止侵权，赔偿GSY公司经济损失、合理开支合计5,000元。东阳市白云沈剑副食店不服一审判决，向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，提交上海GZ公司出具的证明1份，证明被诉商品具有合法来源的，该院经询问上海GZ公司法定代表人后确认证明的真实性，该院经审理持113号案件的观点，于2016年12月22日撤销一审判决，改判驳回GSY公司的全部诉讼请求。

2015年2月，GSY公司以金华市金东区百顺副食品商店销售的话梅糖包装使用了与第899060号注册商标近似的商标，侵害商标权为由，向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，要求停止侵权、赔偿经济损失3万元、合理开支5,000元。GSY公司于2016年12月10日向该院申请撤诉获得准许。

2015年5月28日，GSY公司以金华市婺城区林杰便利店销售的话梅糖包装使用了与第899060号注册商标近似的商标，侵害商标权为由，向金华市婺城区人民法院提起诉讼，要求停止侵权、赔偿经济损失3万元、合理开支5,000元。该院经审理持70号案件的观点，并认为金华市婺城区林杰便利店销售产品无合法来源，于2015年12月4日判决其停止侵权，赔偿GSY公司经济损失、合理开支合计1.2万元。金华市婺城区林杰便利店不服一审判决，向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，提交上海GZ公司出具的证明1份，证明被诉商品具有合法来源的，该院确认证明的真实性，经审理持113号案件的观点，于2016年12月23日撤销一审判决，改判驳回GSY公司的全部诉讼请求。

双方当事人确认GSY公司就上海GZ公司生产销售的相关商品在上述4起案件结案后，未提起其他诉讼。

三、上海GZ公司、金华GZ公司的关系

申请日期为2010年10月13日的委托加工备案申请书记载如下主要内容：委托产品名称为GZ系列糖果，委托企业名称为上海GZ公司，被委托企业名称为金华GZ公司；上海GZ公司年总产值200万，年销售额200万，年缴税金额10万，年利润30万；金华GZ公司年总产值410万，年销售额380万，年缴税金额20万，年利润35万；委托合同期限至2014年8月17日，合同总产量1,150吨，合同总产值1,000万。申请日期为2013年12月18日的委托加工备案申请书记载如下主要内容：委托产品名称为GZ金牛奶糖、奶油话梅糖、心相印奶糖、清凉薄荷糖、花生牛轧糖、什锦糖等18种糖果制品，委托企业名称为上海GZ公司，被委托企业名称为金华GZ公司；上海GZ公司年总产值200万，年销售额200万，年缴税金额10万，年利润30万；金华GZ公司年总产值410万，年销售额380万，年缴税金额20万，年利润35万；委托合同期限至2016年1月9日，合同总产量1,150吨，合同总产值1,000万。

上海GZ公司、金华GZ公司于2014年8月16日签订的委托加工协议书，主要内容为：上海GZ公司提供需生产品种具有单位全称、地址、电话、条码、商标标识及按产品标准有关图样、文字的内外包装，金华GZ公司负责机械设备、品种的工艺配方所需要的原、辅助材料及按食品卫生标准组织生产；上海GZ公司提供生产数量，委托金华GZ公司生产，产品全部由双方共同销售，双方利润各半；有效期从2014年8月16日至2028年1月8日止。

四、与涉案纠纷有关的其他情况

上海GZ公司、金华GZ公司与浙江宁邦律师事务所签订法律服务委托合同，约定上海GZ公司、金华GZ公司委托该所代理与GSY公司侵权责任纠纷的一、二、再审诉讼，基础费用为5万元，风险代理收费为上海GZ公司、金华GZ公司获得法院支持部分金额的10%(含前期费用)。

争议焦点

GSY公司的行为是否构成侵权以及是否应当承担相应的赔偿责任。

诉讼与判决

一、诉讼请求

（一）一审请求

1、赔偿两者各项损失5千万元；

2、在《浙江日报》以及浙江电视台、上海电视台的财经类频道刊登声明，消除对上海GZ公司造成的影响；

3、支付两者律师费172.5万元。

（二）二审请求

撤销一审判决，改判支持两GZ公司在一审起诉状中提出的全部诉讼请求。

二、判决结果

（一）一审法院判决

驳回上海GZ公司、金华GZ公司的全部诉讼请求。

（二）二审法院判决

驳回上诉，维持原判。

律师评析

本案中，GZ公司在审理中明确表示其主张的侵权行为即为GSY公司恶意提起诉讼的行为，并因此主张损害赔偿责任，故本案属于因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。对于其与一般侵权纠纷的关系，因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷本质上属于侵权纠纷，是一般侵权纠纷中的一种特殊的类型，故应当符合一般侵权行为的构成要件，即行为人主观上应当具有过错。然而，与一般侵权纠纷不同的是，诉权是公民一项最基本的权利，故对其限制应当谨慎。考虑到当事人的法律意识以及诉讼能力的现实情况，要求当事人因过失承担滥诉的责任与社会发展的现状不符。因此，知识产权恶意诉讼在可归责的意思状态方面相较于一般侵权纠纷中的过错认定应当有更为严格的标准，即恶意，而不应当包含过失，以防损害到正当行使诉权的当事人的合法权益，抑制其依法行使诉权的积性。在因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件中对过错的认定应当严格把握，意仅包括直接意，而不包括过。当事人是否具有恶意的关键在于否明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据，是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。

具体到本案，SY公司的行为不构成恶意诉讼，理由于：

首先，GY公司提起在先商标侵权诉讼具有法律和事实依据。GSY公司提起在先系侵权诉讼时系99060号商标的册商标专用权人，具有正当的权利基础，根据相关法规定，其当然有权对嫌商标侵权的行为提起民事诉讼。GSY公司主张两GZ公司生产、销售的话梅糖包装使用了“话”“梅”两字装饰的图案构成商标近似，并对销售商品的行为进行了公证保全，故其起诉行为亦具有事实依据。

其次，本案所涉商标侵权的认定具有相当的复杂性，不同法院对本案商标近似的判定尚可能存在不同认识，不能苛求权利人对行为人是否构成侵权有准确的预判，更不能因其未能胜诉而推定权利人提起诉讼的行为具有恶意。

再次，商标法及民事诉讼相关法律赋予了商标权人针对不同主体各自不同的侵权行为分别提起诉讼的权利，商标权人为了维护其商标专用权，在相同的时间段内针对多个商标侵权行为分别起诉并未违反法律的规定。按照GZ公司的逻辑，实际上是苛求商标权人在面临多个涉嫌侵权行为时仅能够先针对其中一个行为起诉，并且要等到该行为被生效裁判认定为侵权之后才可以起诉其他涉嫌侵权人，这将不合理的限制商标权人的诉讼权利，增加商标权人的维权成本，有悖于立法的本意。

最后，从本案所涉商标侵权纠纷的诉讼情况看，GSY公司并不具备侵害GZ公司合法权益的目的。在浙江高院再审判决生效后，GSY公司就及时撤回了其他案件的起诉，没有继续缠诉，也没有继续针对GZ公司提起新的商标侵权诉讼。此外，GSY公司在其提起的几起商标侵权纠纷审理过程中，没有申请过行为保全、财产保全等措施，没有阻碍过GZ公司正常的生产经营活动。且GSY公司在相关案件中诉请金额亦不大，没有恶意索要巨额损害赔偿。故法院认为GSY公司的起诉行为系在合理限度内正当行使其诉讼权利，不具有侵害GZ公司合法权益的不正当诉讼目的。

综上，GSY公司的行为不属于恶意提起知识产权诉讼的侵权行为。