案情简介

张ZM是名称为“监控摄像机(S421C)”外观设计专利的专利权人，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.6，专利申请日为2014年1月9日，授权公告日为2016年6月25日。2016年6月13日，QA公司向原国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)针对前述涉案外观设计专利提起无效宣告请求，2016年9月18日，专利复审委作出第30118号无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。QA公司成立于2010年3月15日，类型为有限责任公司，经营范围包括“电子产品、机电设备、安全技术防范产品的生产加工、技术开发及购销……”等，注册资本2,000万元，陈晓明系该公司股东、执行董事、总经理、法定代表人。KC公司成立于2008年4月9日，类型为有限责任公司，经营范围为“……电子数码产品、摄影摄像器材的销售、安装、维修……”，2016年9月14日，该公司的法定代表人由张ZM变更为刘小梅。2013年11月18日，证人汤某在KC公司工作期间以邮箱名“纤纤汤某xianxian.tx@kaicong.info”为发件人向邮箱名为“kaicong@kaicong.info”的收件人,发送过一封电子邮件，该邮件内为“同学们：即日起，K1平台原421链接完全替换成421C；如需购买421和41B的产品请选用以下链接……请周知……。

2014年4月29日，KC公司向上海市杨浦区人民法院起诉QA公司商业诋毁纠纷一案，即161号案。2014年12月24日，上海市杨浦区人民法院作出一审判决驳回KC公司的诉讼请求。2015年7月3日，上海知识产权法院作出二审判决，对上述一审判决予以维持。根据该案查明的事实，2013年12月6日、12月9日、12月11日，有三位买家在KC公司在天猫网上开设的“KC安防科技店”店铺购买了421CKC夜视监控器探头，根据KC公司向法院提交的(2014)沪嘉证经字第239号公证书记载，上述买家的名称分别为“田凤豺”、“习再便”、“许坞井”，订单编号分别为“XXXXXXXXXXXXXXX”、“XXXXXXXXXXXXXXX”、“XXXXXXXXXXXXXXX”。

2017年10月27日，QA公司委托诉讼代理人持法院调查令向浙江淘宝网络有限公司调取前述三个订单所对应商品的交易快照。2017年11月14日，浙江淘宝网络有限公司向一审法院提交光盘一张，内有与上述订单编号对应的交易快照图片，三张图片显示的商品名称均为“1080线监控摄像头监控摄像机夜视监控器探头421CKC”，宝贝详情中有商品的外观图片以及“KCS421C”的产品参数、产品细节等介绍内容。经比对，上述交易快照中421CKC商品的外观与涉案外观设计专利基本相同。

2016年1月6日，张ZM向上海知识产权法院起诉QA公司侵害外观设计专利权纠纷一案，也即18号案。2016年7月29日，上海知识产权法院作出一审判决驳回张ZM的诉讼请求。该案业已生效。根据18号案查明的事实，张ZM起诉认为QA公司在天猫网开设的QA旗舰店销售的“QA1200线监控摄像头高清红外夜视安防陈列机室外防水探头器”商品(型号为JA-516KRB-T)侵害其享有的涉案外观设计专利权，诉请赔偿金额为1,000万元，并在该案审理过程中，向法院申请财产保全。2016年1月25日，上海知识产权法院作出民事裁定，裁定“冻结深圳市QA科技有限公司银行账户以及支付宝账户内的资金1,000万元或查封其相同价值的其他财产”。2016年2月，法院执行冻结了QA公司在平安银行股份有限公司深圳观澜支行账号XXXXXXXXXXXXXX中的4,671,508.22元以及在淘宝网支付宝账号中的362,580.17元。后，经QA公司申请并证明其在前述银行账户中的冻结金额已经达到1,000万元，2016年2月25日，法院解除了对其前述支付宝账户的冻结。2016年8月25日，上海知识产权法院作出民事裁定解除了前述财产保全措施。

2016年2月15日，QA公司作出股东会决议，决定由QA公司向其法定代表人、股东陈晓明借款770万元用于解除前述支付宝账户的冻结问题。QA公司提交的平安银行深圳观澜支行的收付款业务回单显示，2016年2月18日，陈晓明向前述QA公司银行账户转账305万元，备注为法人借款；2016年2月23日，转账金额为10万元，备注为法人借款；2016年2月26日，转账金额为40万元；2016年3月8日，转账金额为60万元，备注为法人借款；2016年3月16日，转账金额为25万元，备注为法人垫付；2016年3月29日，转账金额为50万元，备注为法人借款；2016年4月7日，转账金额为15万元，备注为法人借款；2016年6月20日，转账金额为265万元，备注为法人借款。

根据QA公司提交的委托合同、发票等证据，QA公司就18号案支出了律师费10万元、公证费4,000元，就涉案外观设计专利的无效宣告事宜支出律师费3万元、专利无效申请费1,500元、口审差旅费3,303元。QA公司就本案支出的费用13,408元，其中财产保全费5,000元，担保费3,000元，查档费500元，差旅费4,908元。

2018年8月17日，张ZM的委托诉讼代理人持法院调查令向浙江淘宝网络有限公司调取商品ID为XXXXXXXXXXX的商品于2013年10月15日当日任意一笔成交交易的交易快照。2018年8月27日，浙江淘宝网络有限公司提交光盘一张，内有一张交易快照图片，该图片显示的商品名称为“900线高清监控摄像头监控摄像机夜视监控器探头421KC”，宝贝详情中有KCS421产品的外观图片以及产品参数等介绍内容，经比对，上述交易快照中的KCS421产品的外观与涉案外观设计专利有较大区别。

争议焦点

1、张ZM提起18号案诉讼的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；

2、张ZM就其在18号案诉讼中提起财产保全的行为是否应当承担赔偿责任；

3、本案的赔偿责任承担问题。

诉讼与判决

一、诉讼请求

（一）一审请求

1、张ZM和KC公司连带赔偿QA公司经济损失100万元；

2、张ZM和KC公司连续七日在KC公司官方网站中文版首页显著位置，在新浪网、搜狐网和网易网首页显著位置，在《深圳特区报》、《法制日报》、《中国知识产权报》第一版显著位置向QA公司赔礼道歉、消除影响。

（二）二审请求

撤销(2017)沪73民初379号民事判决，改判驳回QA公司一审全部诉讼请求。

二、判决结果

（一）一审法院判决

1、张ZM赔偿QA公司经济损失共计254,000元；

2、驳回QA公司的其余诉讼请求。

（二）二审法院判决

驳回上诉，维持原判。

律师评析

《中华人民共和国民法总则》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。

所谓恶意诉讼，是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意提起知识产权诉讼损害责任认定的构成要件包括：1.一方当事人提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2.提诉讼请求的一方当事人主观上具有恶意；3.诉讼行为给另方当事人造成了际的损害后果；4.提出诉讼请求的行为与损害后果之间具有因关系。

在本案中，定张ZM提起18号案缺乏基本的事实与法律依据，具有主观恶意，理由如下：1.根据前述161号案查明的事实以及案外人浙江淘宝网络有限公司提交的相应交易快照等证据显示，在涉案外观设计专利请日之前，KC司在自己经营的天猫网店上公开销售了与涉案外观设计专利基本相同的421CKC监控像机，张ZM为KC公司当时的法代表人对上述事实应当知晓，而张ZM仍然将已经公开的产设计申请专利，违背了诚实信用原则属于恶意申请专利的为；2.根据《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)的规定，外观设计专利可不进行实质审查而获授权，也即外观设计专利的权利基础本身具有较大的不稳定性，张ZM作为权利人对此应当知晓，却仍然向法院起诉QA公司侵权，并提出了高达1,000万元的赔偿诉请；3.KC公司与QA公司系同业竞争关系，张ZM的诉讼行为具有打击竞争对手的意图。

关于张ZM与KC公司辩称由于KC公司员工的工作失误导致18号案外观专利的设计被提前公开，因此张ZM与KC公司不具有主观恶意。在本案中，张ZM与KC公司援引专利法第二十四条第(三)项之规定，认为在专利申请日前六个月内其公司员工未经同意公开专利设计，并不会使18号案专利丧失新颖性，进而不能推断张ZM与KC公司具有“明知自己不应享有专利权”的主观恶意。

关于张ZM与KC公司辩称张ZM未实际参与公司经营故对专利公开事实并不知情。在161号案、18号案发生期间，张ZM作为KC公司的法定代表人、18号案的外观设计专利的专利权人对相关诉讼行为应当知情同意，并承担相应的责任。在18号案中，QA公司为应对张ZM提起的专利侵权诉讼确实支出了律师费、公证费，给QA公司造成了经济损失，上述费用与张ZM的诉讼行为有当然的因果关系。

综上，张ZM在明知18号案外观设计专利缺乏权利基础的情况下，仍然向法院提起专利侵权诉讼，使QA公司受到经济上的损失，属于滥用诉讼权利，构成恶意提起知识产权诉讼。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条规定，财产保全申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。该案由属于侵权责任纠纷，应当适用过错责任原则，在考察当事人的行为是否具有过错时应当综合衡量当事人的诉讼行为、财产保全行为以及裁判结果等要素予以认定。张ZM在明知其申请的外观设计专利系已经公开的现有设计，滥用诉权向存在竞争关系的QA公司恶意提起18号案的诉讼，并在提起诉讼的同时申请冻结QA公司银行账户以及支付宝账户内资金1,000万元，明显超出一般外观设计专利案件的判赔金额，为此张ZM应当对该保全行为负有审慎义务，即应当考虑申请财产保全是否确有必要，金额是否明显过高以及是否会给QA公司造成不必要的损失，但现有证据无法证明张ZM尽到了合理的注意义务，而18号案的最终裁判结果为张ZM败诉，因此，综合上述因素，认定张ZM申请财产保全的行为具有过错，并给QA公司造成了经济损失，应当承担赔偿责任。

在本案中，QA公司主张KC公司应当承担连带责任的依据在于，18号案中张ZM的律师费、公证费等系由KC公司代为缴纳，KC公司并非18号案的诉讼当事人以及财产保全申请人，KC公司系有限责任公司，在没有证据证明两被告具有人格混同、财产混同的情况下，QA公司的该项主张没有事实与法律依据。