案情简介

一、涉案球球企鹅形象的权利状况及发展历程

广东省版权局出具的著作权登记证书显示，作品名称为“TEN球球系列图画”之二—“球球企鹅”LOGO系列的美术作品，著作权人为TEN公司，作品完成时间为2000年8月15日，作品登记日期为2001年6月20日，著作权登记证书（作登字：19-2001-F-486号）。

广东省版权局出具的著作权登记证书显示，作品名称为“TEN球球系列图画”之四—“球球企鹅”生活系列的美术作品，著作权人为TEN公司，作品完成时间为2000年8月15日，作品登记日期为2001年6月20日，著作权登记证书（作登字：19-2001-F-488号）。

第1915548号“”商标，商标注册人为TEN科技（深圳）有限公司，核定使用商品/服务项目为第9类，包括软盘、计算机周边设备、电话机、计算机、照相机（摄影）、计算机软盘（以录制）、光盘、眼镜、动画片、与电视机连用的娱乐器具，注册期限自2002年12月7日至2022年12月6日。

2010年1月1日，TEN科技（深圳）有限公司出具《商标许可证明》记载：TEN科技（深圳）有限公司将其名下所有商标无偿许可给TEN公司（被许可人）使用，被许可人可以进行再次许可，有权自行处理商标侵权事务，授权期限截至许可人撤回本许可授权。

商事登记查询信息显示，TEN公司与TEN科技深圳）有限公司的法定代表人均是马化腾，任宇昕同时担任这两家公司的董事。

（2017）深盐证字第4557号公证书记载：2017年6月15日，TEN公司的委托代理人崔利楠向广东省深圳市盐田公证处申请证据保全的过程。TEN公司的委托代理人崔利楠在公证员梅某及公证员助理彭某的监督下，在网页中搜索关于球球的宣传介绍。具体内容如下：

搜狗百科（××）页面显示：球球是TEN公司1999年推出的即时通信软件……球球已经覆盖Windows、Android、IOS等多种主流平台，是中国目前使用最广泛的交流软件。换名风波中描述，除了名字变化，TEN球球的标志却一直没有改，一直是小企鹅。到2000年的时候，TEN的OICQ基本上占领了中国在线即时通讯接近100%的市场，基本上已在国内成了即时通讯行业霸主。2001年1月TEN网在中国排名前三。2001年2月TEN球球在线用户成功突破100万大关，注册用户数已增至2000万，2003年9月球球用户注册数升到2亿。2004年4月球球注册用户数再创高峰，突破3亿大关；5月“2003年深圳软件企业百强”排行榜，位居第四；7月位列“2003年度广东省民营企业百强”第25位；8月球球游戏同时在线突破了62万人，跃居国内第一大休闲游戏门户；9月“2003年全国私营企业纳税百强榜”中排名第29；10月TEN网被评为中国“市值最大网站”之一；10月22日，在刚刚结束的“2004中国商业网站100强”大型调查中，TEN网得票率名列第一，领先于新浪、搜狐、网易等门户；12月“2004年亚太区高科技500强”中TEN名列第17位，入选“2003年度深圳民营企业50强”。2005年5月TEN公司位列“2005年中国软件产业最大规模前100家企业”第25位。2008年6月球球同时在线突破4000万，注册用户接近8亿。2008年9月增值业务，诱惑的球球公仔纪念品。2011年TEN球球同时在线用户数突破一亿四千万。关于球球会员的描述中介绍，TEN自诞生开始，就将品牌固化在憨态可掬的企鹅形象上，一直积累正能量。

蒋鸿昌于2016年5月30日发表了《17年了，球球企鹅形象的演变也是一部互联网发展史》一文，文章为对TENISUX（社交用户体验设计）设计总监戴永裕的采访内容，记载：球球的企鹅应该是互联网行业最知名的形象了，它伴随了很多人“触网”的全过程。你可能没有注意到的是，这只企鹅已经17岁了；17年中，它的形象改变过5次，从瘦长的拟物化企鹅、胖胖的红围巾企鹅、剪影版企鹅，再到现在更扁平、中性化的企鹅，每一次改变都代表了一种新的设计潮流，甚至反映了互联网的不同发展阶段。2000年专门找外包团队重新设计了这个形象。在中国人的印象里，胖代表喜庆，比如弥勒佛。这个改变非常成功，还加了红围脖，一下子就火了。2000年的胖企鹅其实是不对称的，仔细看你会发现它有一点歪。现在回头看会很搞笑，也很有趣。2006年，我们把企鹅做得更对称，更工整，更像一个logo。另外，2000年的企鹅是平面的，没有渐变、质感，2006年我们加上了那种亮晶晶的水晶立体质感的效果。这主要是苹果引领的，当时还没有iPhone，但是Mac系统上的水晶立体质感很受欢迎。

2014年3月6日，腾牛网发布了名为《球球15岁了一起回顾OICQ到球球的进化史》的文章，页面内容记载：TEN科技（深圳）有限公司OICQ软件的安装程序界面显示有球球企鹅形象，版本日期为2000年12月1日。

2014年4月20日，码农网发布了题为《球球进化历程15年成长史》的文章，页面内容记载：2000年的球球已经初具形态，看起来像是进化到了WindowsXP，小企鹅也“胖”了不少。安装界面显示，2000年时球球程序安装界面已经有小企鹅的形象。

2017年6月8日，新华社发布题为《美媒：TEN成首个跻身BrandZ全球品牌榜前十中国品牌》文章，页面内容记载：美媒称，6月6日，全球最大的传播集团WPP在英国伦敦发布2017BrandZ全球最具价值品牌百强榜，TEN名列第8位，成为首次进入榜单前十名的中国公司。在此前发布的2017BrandZ最具价值中国品牌100强榜单中，TEN位居第一，连续第三年获得“最具价值中国品牌”称号。

2015年1月27日，新华网发布《2015年BrandZ最具价值中国品牌百强出炉》文章，页面内容记载：“科技类的TEN以660.77亿美元的品牌价值高居榜首。”

二、TEN公司指控谭FW恶意提起知识产权诉讼的事实

深圳市福田区人民法院（2011）深福法知民初字第348、349号（以下简称348、349号案）卷宗材料记载：2008年11月10日，傲为科技（深圳）有限公司在香港注册，注册资料显示谭FW是该公司的股东及董事。傲为科技（深圳）有限公司的公司网页及宣传单上展示了“”形象的音箱。2010年12月6日，TEN公司委托代理人通过球球聊天工具（球球号码为36×××19）的方式，向谭FW购买了30个企鹅音箱，并向其个人账户支付了货款850元。2011年3月9日，TEN公司及TEN科技（深圳）有限公司分别以谭FW、傲为科技（深圳）有限公司销售的球球迷你音箱侵犯其著作权和商标权为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2011年5月23日，双方就该两案达成和解协议，主要内容为：一、谭FW立即停止以自己或以傲为科技（深圳）有限公司名义销售涉案侵权产品球球企鹅音箱的行为；二、谭FW分别向TEN公司及TEN科技（深圳）有限公司支付赔偿款2.5万元。调解笔录中记载，谭FW在调解过程中陈述：“我在08年12月23日向国家知识产权局对音箱（Xzeit迷你企鹅型）申请外观设计专利，我保证在一个月之内向国家知识产权局撤回上述外观设计专利的申请”。TEN公司据此主张谭FW熟知TEN公司的球球企鹅形象，明知球球企鹅形象是TEN公司享有知识产权的作品及商标，通过谭FW在香港注册的公司销售和许诺销售侵犯TEN公司著作权的球球企鹅音箱，且恶意申请球球企鹅形象的音箱外观设计专利，调解过程中隐瞒该外观设计专利已经授权公告的事实，在承诺“撤回申请”后拒不履行，主观恶意明显。谭FW认可该证据的真实性，但谭FW认为在诉讼中当事人达成调解协议或和解协议而认可的事实，不得在后续诉讼中作为对其不利的证据。

国家知识产权局专利检索查询信息显示：2008年12月23日，谭FW向国家知识产权局申请名为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”的外观设计专利，于2010年1月13日获得授权，专利号为ＺＬ20083025××××.6。专利证书所示图片与348、349号案件中的被控侵权产品图片外观一致。专利权人分别于2011年12月8日、2012年12月14日、2014年2月21日、2015年4月16日、2015年12月31日缴纳专利年费。

2016年2月25日，谭FW以TEN公司及深圳市中科睿成智能科技有限公司（以下简称中科公司）侵犯其名称为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”、专利号为ＺＬ20083025××××.6的外观设计专利权为由，向一审法院提起诉讼[案号：(2016)粤03民初236号，以下简称236号案]，要求确认TEN公司及中科公司侵权并判令支付专利使用费90万元。

2016年3月21日，TEN公司依据《“‘TEN球球系列图画’之二—‘球球企鹅’LOGO系列”著作权登记证书》、第1915548号商标注册证等证据向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。专利复审委员会经审查认为：在先作品运用了拟人化的设计手法，将原型为生物的企鹅表现为卡通形象，该卡通企鹅的造型构成了该作品的独创性的表达。渉案专利产品的卡通企鹅形象与在先作品中表现的卡通企鹅形象无论在表现手法、设计元素的运用等各个方面均高度一致，虽然涉案专利中的卡通企鹅形象与在先作品存在细微差异，但其并未脱离在先作品的对于卡通企鹅形象的独创性表达，其实质上复制了在先作品的智力创作成果，再现了在先作品的艺术美感，在专利权人未提供证据证明其对于涉案专利产品的卡通企鹅形象的设计系独立构思创作完成的基础上，涉案专利中所展现的作品与在先作品构成实质性相似。鉴于专利权人在未经著作权人许可的情况下在涉案专利中使用了与在先作品实质性相似的设计，其实施将会损害在先著作权人的相关合法权利或权益，涉案专利与在先著作权相冲突，不符合专利法第23条的规定。因此，专利复审委员会作出第29537号无效宣告请求审查决定书，宣告200830254103.6外观设计专利权全部无效。2016年8月5日，一审法院裁定驳回谭FW的起诉。TEN公司据此主张，谭FW明知其名下专利号为ＺＬ20083025××××.6、名称为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”的外观设计专利不符合授予专利权的条件，其诉讼请求不可能得到法院支持的情况下，向法院提起诉讼，且多次可以选择停止，仍拒不作出任何可避免继续给TEN公司造成损失的举动，存在主观故意，且因其恶意诉讼给TEN公司造成相应的损失。

三、TEN公司索赔金额依据的事实

TEN公司主张谭FW赔偿经济损失以及维权支出的合理费用共计200万元，并提交以下证据予以证明：

1.2016年4月26日，TEN公司与广州SHHH律师事务签订《民事委托代理合同》，约定就应对谭FW提起236号案委托广州SHHH律师事务所处理诉讼及无效事务，金额为3.5万元，并附有相应金额的发票。

2.2017年3月20日，TEN公司**律师事务所签订《民事委托代理合同》，委托**律师事务所代为处理本案诉讼事宜支付的律师费，并附有相应金额的发票。

3.TEN公司为本案诉讼支付的公证费4000元。

争议焦点

1、谭FW起诉TEN公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼；

2、法律责任的承担问题。

诉讼与判决

一、诉讼请求

（一）一审请求

1、判令谭FW向TEN公司赔偿因其恶意提起知识产权诉讼给TEN公司造成的包括律师代理费、差旅费、商誉损失、预期可得利益等在内的各项经济损失以及TEN公司因本案维权支出的包括律师费、公证费在内的合理费用共计200万元；

2、判令谭FW在新浪网(××)、搜狐网(××)、网易网(××)等网站首页显著位置，在《法制日报》和《中国知识产权报》等报纸第一版显著位置就其恶意诉讼行为向TEN公司赔礼道歉，消除影响，登报具体内容由法院审定；

3、本案诉讼费由谭FW全部承担。

（二）二审请求

撤销一审判决，改判驳回TEN公司的诉讼请求。

二、判决结果

（一）一审法院判决

1、谭FW于判决生效之日起十日内赔偿TEN公司经济损失及维权合理开支共计50万元；

2、驳回TEN公司的其他诉讼请求。

（二）二审法院判决

驳回上诉，维持原判。

律师评析

谭FW起诉TEN公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼。

诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当目的的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实用原则。一方，它保障当事人权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表为滥用权利而非当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，同亦使相对人在讼中遭受损害，而非法律赋予其的权利进行救济。根据我国民法通则和侵权责任法的相关规定，恶意诉讼应具备主过错、侵害行为、损害后果、侵害行为损害后果之间有因果系四个要件。即认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

如上所述，谭FW在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对TEN公司恶意提起专利侵权诉讼，给TEN公司造成了经济损失。依据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，应承担赔偿损失的民事责任。关于赔偿金额，综合考虑以下因素：第一，谭FW明知TEN公司对涉案球球企鹅形象享有著作权及在先使用权，利用我国外观设计专利申请无须进行实质审查的特点，恶意申请涉案专利，其主观恶意明显；第二，在348、349号调解后，谭FW仍然实施了滥用诉权向TEN公司提起侵害外观设计专利权诉讼的行为，其主观恶意明显，情节恶劣；第三，在本案审理期间，谭FW不仅无法对其恶意提起知识产权诉讼的行为作出合理解释，反而以其专利获得授权并不违法为由坚称依法行使权利，其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显，有违诚实信用原则；第四，TEN公司应诉支付的合理开支。法院酌情确定谭FW赔偿TEN公司经济损失及维权合理开支共计50万元。

鉴于TEN公司未举证证明由于谭FW的行为对其商誉造成影响，且通过经济赔偿已经足以弥补TEN公司的损失。